¿Te pueden quitar una marca registrada?

Llevas años trabajando con el mismo nombre. Tus clientes te conocen, tus proveedores saben quién eres y has invertido en una imagen que identifica a tu empresa. Además, registraste la marca corporativa. Dentro de todas las preocupaciones de llevar un negocio, esta parecía resuelta.

Hasta que recibes un burofax de un despacho de abogados al que no conoces. Representan a otra empresa, dicen que tu marca infringe la suya y te requieren para que dejes de utilizarla. Quizá también exigen retirar productos, renunciar al registro o pagar una indemnización.

El burofax que te exige retirar tu marca

Lees en profundidad el burofax que has recibido. Después buscas tu certificado de registro emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Pero si la marca está registrada, ¿cómo me pueden pedir que deje de usarla? ¿Y por qué ahora, después de tantos años?

Recibir un burofax no significa que hayas perdido tu marca. Tenerla registrada tampoco garantiza que puedas seguir utilizándola en cualquier circunstancia. Entre esas dos ideas está el trabajo que hay que hacer antes de decidir cómo responder.

Y conviene hacerlo mirando de cerca la empresa. Porque detrás del nombre que aparece en la carta puede haber establecimientos, contratos, existencias, una web que genera ventas y clientes que han tardado años en confiar en ti.

Qué significa el burofax y qué debes hacer con él

El burofax permite acreditar una comunicación y, según cómo se haya enviado, su contenido y recepción. Que un abogado lo utilice para reclamarte el cese de una marca da formalidad a la reclamación, pero la carta expresa la posición de la otra parte; no contiene una decisión judicial sobre quién tiene razón.

La primera lectura debe identificar qué te están reclamando exactamente. No es lo mismo cuestionar una etiqueta que exigir la retirada de toda tu identidad comercial. Tampoco es igual pedir que dejes de vender determinados productos que solicitar, además, que renuncies a tu registro y entregues un dominio web.

El escrito también puede invitarte a iniciar un MASC: un medio adecuado de solución de controversias, es como una negociación entre abogados. Desde el 3 de abril de 2025, intentar una solución previa es, con las excepciones legales, un requisito obligatorio antes de presentar muchas demandas civiles y mercantiles en España. Lo obligatorio es intentar negociar, no alcanzar un acuerdo ni aceptar la reclamación. Un requerimiento de cese y una invitación a negociar pueden aparecer en el mismo burofax; su contenido determinará si cumple esa función previa. Así lo explica el Ministerio de Justicia sobre la negociación antes del proceso judicial.

¿Puedes seguir utilizando la marca mientras tanto?

La respuesta exige valorar la reclamación. El burofax, por sí solo, no impone una prohibición judicial, pero continuar un uso infractor puede generar responsabilidad; además, la advertencia puede ser relevante para una posterior reclamación de daños.

La responsabilidad tampoco nace necesariamente con la carta. Lo contempla la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo 42.

Por eso, guarda el escrito completo y la fecha de recepción, y busca asesoramiento legal especializado en materia de propiedad industrial cuanto antes. El plazo que indique el remitente debe analizarse: no equivale automáticamente a un plazo judicial, pero dejarlo pasar sin valorar sus efectos tampoco es una buena decisión.

Tu marca está registrada. ¿Por qué pueden discutir tu derecho a utilizarla?

Para un empresario, registrar una marca tiene un significado bastante claro: «He hecho el trámite para poder trabajar tranquilo». Es comprensible que una reclamación posterior se viva como una contradicción del sistema.

Y hay que decirlo: registrar tu marca sí tiene valor y te reconoce derechos importantes. El artículo 2.1 de la Ley de Marcas establece que el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere mediante su registro válidamente efectuado. Por su parte, el artículo 34.1 concreta el efecto principal:

«El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma».

¿Qué significa esa exclusividad para tu empresa?

Que, dentro del alcance de tu protección, puedes actuar contra determinados usos de terceros que no hayas autorizado. El artículo 34.2 contempla, entre otros supuestos, el uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos y el de signos idénticos o similares para productos o servicios idénticos o similares cuando exista riesgo de confusión.

Además, la protección puede alcanzar usos muy concretos del negocio: colocar el signo en productos o envases, comercializarlos, utilizarlo en publicidad o emplearlo en redes de comunicación y como nombre de dominio, siempre que concurran las condiciones legales. Así lo recoge el artículo 34.3 de la Ley de Marcas.

Por tanto, el registro te proporciona una base jurídica para defender la identidad con la que compites y la inversión que haces en ella.

Qué has protegido exactamente y frente a quién puedes hacer valer esa protección

En una marca nacional registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas debemos mirar el signo que figura en el registro, los productos o servicios para los que se concedió y su protección en España. Registrar un nombre para una actividad concreta no te convierte en propietario de esa palabra para cualquier negocio, en cualquier país y frente a cualquier persona.

Y aquí aparece el matiz que explica el burofax: el propio artículo 34.2 deja a salvo los derechos adquiridos por otros titulares antes de tu solicitud o prioridad. Es decir, tu registro puede convivir con un derecho anterior que permita cuestionar determinados usos de tu marca. El certificado del registro público de la OEPM acredita tu derecho, pero no elimina por sí mismo los derechos de los demás.

Esto tampoco significa que el más antiguo gane siempre: existen límites y defensas que pueden proteger a la marca posterior, previstos, entre otros, en el artículo 41 bis de la Ley de Marcas.

Ahora bien, hay una comprobación especialmente útil: ¿la marca que registraste coincide con la que utiliza hoy tu empresa?

El negocio ha podido cambiar mucho desde aquella solicitud. Empezaste prestando un servicio y ahora comercializas productos propios. Registraste un nombre acompañado de otros elementos, pero en la web utilizas solo la palabra más corta. El equipo de diseño modernizó el logotipo y dejó en segundo plano precisamente el elemento que más te diferenciaba.

Cada decisión pudo tener sentido comercial. El problema aparece cuando nadie revisa su efecto jurídico.

Imagina un comercio que incorpora su nombre a una nueva línea de productos. Identificar el establecimiento y distinguir esos productos son usos que requieren su propio análisis. La inversión en esa línea puede haber crecido sin que se haya revisado si la protección acompaña al negocio.

También hay que separar la discusión sobre el registro de la discusión sobre el uso. Una nulidad puede afectar solo a parte de los productos o servicios, como explica el manual de la OEPM sobre nulidad y caducidad. Conservar una parte del registro exige examinar qué actividades quedan realmente amparadas y qué usos siguen siendo controvertidos.

Esta precisión puede cambiar toda la estrategia. Antes de asumir que hay que cambiar el nombre de la empresa entera, debemos saber qué parte del negocio está verdaderamente en discusión.

Que los nombres se parezcan no resuelve el conflicto

Cuando recibes una reclamación, es normal abrir las dos webs y comparar los logotipos. «El nuestro es verde, el suyo es azul; además, nosotros añadimos otra palabra». Desde dentro de la empresa, las diferencias parecen evidentes: llevas años viendo tu propia marca.

El análisis jurídico atiende a la impresión del conjunto, a cómo se ven y pronuncian los signos, a su significado y a la percepción del público correspondiente. También importa qué elementos tienen capacidad para identificar un origen empresarial y cuáles son débiles o descriptivos. La guía de la OEPM sobre prohibiciones relativas desarrolla estos criterios.

Traducido a una decisión empresarial: cambiar la tipografía puede resultar insuficiente si el cliente sigue recordando y pronunciando el mismo elemento conflictivo. Añadir una referencia geográfica tampoco garantiza que desaparezca el problema. En otras ocasiones, una coincidencia en una expresión habitual del sector tendrá un peso limitado y las diferencias del conjunto permitirán sostener una defensa.

El parecido y la similitud merece un análisis; no equivale automáticamente a una infracción

La actividad también cuenta. ¿Qué productos o servicios protege la marca contraria? ¿Qué relación tienen con los tuyos? Las clases del registro sirven para ordenar productos y servicios, pero estar en clases distintas no garantiza su compatibilidad. Tampoco basta con estar en la misma para concluir que existe conflicto. El artículo 8.1.b) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea recoge expresamente esta distinción.

Conviene revisar asimismo el territorio. Que la otra empresa esté domiciliada fuera de España no permite descartar sus derechos: una marca de la Unión Europea despliega protección también aquí. Si invoca una marca renombrada, el análisis puede extenderse más allá de productos o servicios similares.

Y hay que examinar la posición de quien reclama con el mismo cuidado que la tuya. ¿El derecho sigue vigente? ¿Quién es su titular? ¿Qué protege exactamente? Cuando resulte exigible, la falta de uso efectivo durante el periodo legal puede abrir una defensa o una vía de caducidad, con requisitos que explica la OEPM en su manual.

«Yo no les conocía» ayuda a explicar cómo elegiste el nombre. Para defenderlo, necesitaremos argumentos sobre estos extremos. La carta puede estar bien fundamentada, exagerar el alcance del derecho invocado o mezclar ambas cosas. Hay que distinguirlo.

«Llevamos más de diez años»: cuándo ayuda y cuándo no basta

Pocas cosas generan más indignación que recibir esta reclamación después de una década de trabajo. Has estado a la vista de todos. Has hecho publicidad, contratado personal y atendido a tus clientes con ese nombre. La pregunta sale sola: «¿Dónde estaban hasta ahora?».

Los años de actividad pueden ser relevantes, pero necesitan una historia documentada, y eso tu abogado especializado te puede ayudar.

La tolerancia puede limitar la posibilidad de actuar contra una marca posterior registrada cuando su uso se ha tolerado, con conocimiento, durante cinco años consecutivos y concurren los demás requisitos, incluida la ausencia de mala fe en la solicitud. No basta con contar desde el día en que abriste el negocio. Hay que estudiar las fechas de registro, el uso conocido y la conducta del titular anterior. Esta regla se recoge en el artículo 52.2 de la Ley de Marcas.

Por eso interesa recuperar correos, reuniones, relaciones comerciales o comunicaciones que puedan acreditar qué sabía la otra empresa y desde cuándo. Tu publicidad demuestra presencia en el mercado; su valor para probar el conocimiento de un tercero exige un paso adicional.

También conviene reconstruir cómo has usado la marca durante esos años. Si el nombre completo aparecía antes en todos los soportes y recientemente lo has abreviado, debemos analizar el cambio. Lo mismo ocurre si una actividad nueva acerca tu oferta a la de quien reclama.

Para la dirección, todo forma parte de la misma trayectoria. Al preparar la defensa, necesitamos distinguir las etapas.

Una carpeta con facturas, catálogos, fotografías fechadas y comunicaciones puede aportar más que repetir muchas veces que «todo el mundo nos conoce». Recuperar esos documentos lleva tiempo, especialmente cuando la web anterior ya no existe o la persona que gestionaba la publicidad dejó la empresa.

Conviene distinguir también la antigüedad del renombre de una marca. Coca-Cola, McDonald’s o Disney ayudan a entender intuitivamente ese reconocimiento. La ley contempla una protección reforzada que puede alcanzar incluso productos o servicios distintos cuando el uso de un signo idéntico o similar, sin justa causa, aprovecha deslealmente su carácter distintivo o renombre, o los perjudica. Así lo estipulan, entre otros, los artículos 8 y 34.2.c de la Ley de Marcas.

La consecuencia práctica es clara: si quien reclama invoca ese renombre, decir «nos dedicamos a otra cosa» puede ser insuficiente. Pero tampoco basta con que se presente como una empresa muy conocida: habrá que acreditar el renombre y los demás requisitos. Llevar muchos años en el mercado no convierte automáticamente una marca en renombrada.

Qué hacer antes de contestar: ordenar los hechos y las próximas decisiones

La primera respuesta suele estar condicionada por el enfado. Dan ganas de explicar cuánto has trabajado, adjuntar el certificado y terminar con un «no vamos a cambiar nada».

Antes de enviarla, conviene preparar una respuesta que se sostenga también cuando la lea un juez o cuando sirva de punto de partida para negociar. Para ello, organizaría el trabajo en cinco tareas.

Primero, reunir los documentos que permiten entender el conflicto. El burofax y sus anexos, los registros de ambas partes, las comunicaciones anteriores y una selección de pruebas del uso real de tu marca. Incluye las versiones antiguas: una captura de la web actual no explica diez años de actividad.

Antes de modificar o retirar contenidos, conserva de manera adecuada las pruebas que puedan resultar relevantes. No borres una parte de la historia que después necesitarás explicar.

Segundo, identificar dónde aparece la marca y qué negocio depende de ella. Rótulos, productos, envases, vehículos, dominios, anuncios, contratos con distribuidores, perfiles sociales o materiales de franquiciados. Este inventario permite detectar qué decisiones tienen mayor urgencia y cuáles pueden esperar.

También obliga a concretar algo que la carta puede presentar de manera demasiado amplia: si el problema afecta a toda la actividad o a determinados usos.

Tercero, revisar los compromisos que estás a punto de asumir. Puede haber una campaña pendiente de lanzamiento, un pedido de envases para varios meses o la rotulación de un nuevo local. Antes de aprobar ese gasto, interesa conocer el riesgo y las alternativas.

La decisión sobre la actividad actual debe tomarse con asesoramiento y atendiendo al caso. Pero aumentar la inversión en el uso discutido sin haber leído siquiera la reclamación añade una dificultad evitable.

Cuarto, centralizar las comunicaciones. Conviene que dirección, marketing y operaciones sepan quién coordina el asunto. Un correo informal de un empleado, una llamada comercial o una publicación en redes pueden complicar una negociación que todavía está empezando.

Esto también afecta a los compromisos que se ofrecen «para quitarse el problema». Prometer que nunca se utilizará ninguna expresión parecida, aceptar una renuncia general o reconocer una deuda exige valorar mucho más que el tono conciliador del mensaje.

Quinto, preparar una respuesta con una posición concreta. Puede consistir en rechazar la reclamación con argumentos, pedir que se identifiquen mejor los derechos y usos afectados, proponer una negociación o adoptar medidas para reducir una exposición seria.

La calidad de esa respuesta depende de lo anterior. Una carta contundente con los hechos sin comprobar puede resultar poco útil. Una respuesta bien preparada permite defender lo defendible y reservar margen para decidir.

Lo más caro de perder una marca puede estar fuera de la indemnización

Cuando el burofax menciona dinero, la atención se concentra en la cifra. Es lógico: se puede comparar con la tesorería disponible.

Pero una eventual condena por infracción puede incluir el cese del uso y medidas sobre productos, materiales o publicidad, además de la indemnización, según las circunstancias. Estas medidas están previstas en el artículo 41 de la Ley de Marcas.

Para una empresa consolidada, ejecutar un cambio puede afectar a muchos departamentos a la vez.

Empieza por lo visible: diseñar una nueva identidad, sustituir rótulos, adaptar envases y rehacer materiales. A partir de ahí aparecen otras preguntas. ¿Qué ocurre con los productos que están en manos de distribuidores? ¿Cuánto tarda el proveedor en fabricar el nuevo embalaje? ¿Quién comunica el cambio a los clientes que compran una vez al año?

El coste de cambiar de marca incluye conseguir que el mercado siga reconociéndote

Un cliente que encuentra otro nombre puede pensar que el negocio se ha vendido, que ha cambiado el equipo o que ya no se presta el mismo servicio. Si la confianza dependía de la continuidad, habrá que explicarla. Ese esfuerzo tiene un coste comercial aunque no aparezca en la factura del diseñador.

En internet, el trabajo tampoco termina al comprar otro dominio. Hay que planificar la web, las búsquedas por el nombre anterior, las campañas, los perfiles y las referencias de terceros. La transición debe revisarse jurídicamente: mantener el signo discutido en un dominio, un anuncio o una comunicación puede prolongar el conflicto según el uso y los términos aplicables.

Además, la dirección tiene que dedicar tiempo a todo ello. Las horas que deberían destinarse a abrir un establecimiento, negociar financiación o lanzar un producto pasan a una reunión sobre qué se puede imprimir la semana siguiente.

De ahí que convenga preparar un cálculo empresarial junto al análisis jurídico: existencias afectadas, gastos comprometidos, plazos de sustitución, ventas expuestas y necesidades de comunicación.

Negociar tiempo puede tener un valor económico muy concreto. Un periodo de transición acordado puede permitir adaptar materiales y avisar a los clientes. Pero debe obtenerse y definirse: recibir un burofax o iniciar conversaciones no concede por sí mismo permiso para seguir usando la marca hasta agotar las existencias.

Defender, negociar o cambiar: cómo elegir con criterio empresarial

Una vez analizado el conflicto, la decisión puede ser defender la marca. Si existen argumentos sólidos, hay que hacerlos valer y valorar las actuaciones necesarias para proteger la posición de la empresa.

La defensa debe explicar qué se puede sostener, con qué pruebas y con qué incertidumbres. Para decidir, el empresario necesita conocer también el coste, el horizonte temporal y las posibles consecuencias sobre la actividad.

En otros casos, una negociación puede ofrecer una solución útil: delimitar determinados usos, acordar condiciones de coexistencia, estudiar una licencia o pactar una transición. Su viabilidad dependerá de los derechos enfrentados y de lo que ambas empresas estén dispuestas a aceptar.

Aquí merece la pena detenerse en una pregunta: ¿el acuerdo te permite seguir desarrollando la empresa que quieres tener?

Puede resultar tentador aceptar cualquier condición que permita conservar el nombre hoy. Sin embargo, una restricción sobre productos, canales de venta o territorio podría bloquear precisamente el crecimiento que tienes previsto para el año siguiente.

Por eso, el abogado necesita conocer el plan de negocio. Si vas a lanzar una línea propia, vender a otros mercados o incorporar inversores, esa información debe estar presente antes de comprometerte.

Los acuerdos también necesitan precisión operativa. Qué signo podrá utilizarse, de qué forma, para qué actividades y durante cuánto tiempo. Cómo se tratarán las existencias, los dominios y las comunicaciones de transición. Qué ocurre con los registros y con las reclamaciones económicas por usos anteriores. Dejar de usar una marca y cerrar todas las consecuencias del conflicto son cuestiones que deben quedar expresamente tratadas.

Y habrá situaciones en las que un cambio de marca sea la decisión más razonable. Es una conclusión difícil cuando el nombre está unido al esfuerzo personal del fundador. Ese vínculo merece respeto y debe tenerse en cuenta al planificar la transición.

Al mismo tiempo, interesa comparar el valor de conservarlo con el coste y las limitaciones de hacerlo. Si para mantenerlo debes renunciar a una actividad esencial o asumir una exposición difícil de sostener, quizá convenga preparar una alternativa.

Esa alternativa también debe examinarse antes de invertir en ella. Cambiar unas letras y encargar un logotipo nuevo sin revisar la disponibilidad puede llevar a repetir el problema.

Cómo podemos ayudarte en Futur Legal

Si has recibido un burofax por el uso de tu marca, necesitas entender qué puede exigirte realmente la otra parte y qué opciones tiene tu empresa. Para responder bien, hay que conectar los derechos registrados, la historia del negocio y las consecuencias de cada decisión.

En Futur Legal podemos ayudarte a analizar la reclamación, preparar la defensa de tu marca y valorar una negociación que tenga en cuenta tu actividad y tus planes de crecimiento. Si resulta necesario adaptar la identidad comercial, el trabajo jurídico debe acompañar esa transición desde el principio.

Puedes contactar con nuestro equipo o escribirme a jun.wei@futurlegal.com.

Para una primera revisión, será útil disponer del burofax completo, la documentación del registro y algunos ejemplos de cómo utilizas actualmente la marca.

Has dedicado años a conseguir que tus clientes te reconozcan. Antes de responder, renunciar o seguir invirtiendo, merece la pena saber con qué derechos cuentas y qué está en juego.